{"id":6761,"date":"2018-09-12T09:08:00","date_gmt":"2018-09-12T08:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/123emprende.com\/blog\/index.php\/2018\/12\/09\/pasos-previos-para-proteger-nuestra-marca-o-nombre-comercial\/"},"modified":"2022-09-26T09:05:34","modified_gmt":"2022-09-26T08:05:34","slug":"5-pasos-para-proteger-una-marca-comercial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/123emprende.com\/blog\/5-pasos-para-proteger-una-marca-comercial\/","title":{"rendered":"5 pasos para proteger una marca comercial"},"content":{"rendered":"

Cuando nos planteamos solicitar el registro de una marca o nombre comercial, tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones previas que no siempre se tienen presentes, normalmente por desconocimiento o confusi\u00f3n, y son fundamentales e imprescindibles para que la protecci\u00f3n de nuestra marca o nombre comercial se realice con las mayores garant\u00edas de \u00e9xito.<\/p>\n

Desde mi experiencia profesional en este campo, me gustar\u00eda enumerar las siguientes:<\/p>\n

Paso 1.-<\/strong><\/h2>\n

En primer lugar, es err\u00f3neo pensar que al tener reservado el dominio de la marca que supuestamente se quiere registrar ante la Oficina Espa\u00f1ola de Patentes y Marcas<\/strong><\/a>, no va a existir ning\u00fan problema para conseguir el t\u00edtulo de propiedad de la misma.<\/p>\n

El registro del dominio con la misma denominaci\u00f3n que la marca en cuesti\u00f3n es lo m\u00e1s aconsejable y correcto<\/strong>, pero ello no significa que se tengan todos los derechos para que se proceda al registro de la marca por parte de la OEPM.  El registro de nombres de dominio se rige por su propia legislaci\u00f3n nacional e internacional, (en funci\u00f3n del tipo de dominio) y no es competencia de la Oficina Espa\u00f1ola de Patentes y Marcas. Los conflictos que entre ambas modalidades (dominio y marcas o nombres comerciales) pudieran surgir, deben dirimirse ante Organismos Internacionales de Arbitraje o ante los Tribunales.<\/p>\n

En cualquier caso, reviste trascendencia la \u201cprioridad temporal\u201d<\/strong> del signo correspondiente:<\/p>\n

A)  Marca o nombre comercial prioritario en el tiempo:<\/strong> El titular registral puede iniciar acciones ante los Tribunales de Justicia frente al que haya adoptado posteriormente ese mismo nombre u otro confundible como denominaci\u00f3n social para actividades mercantiles iguales o similares. Adem\u00e1s, los \u00f3rganos registrales competentes denegar\u00e1n el nombre o raz\u00f3n social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusi\u00f3n con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los t\u00e9rminos que resultan de la Ley de Marcas<\/strong><\/a>, salvo autorizaci\u00f3n del titular de la marca o nombre comercial (Disposici\u00f3n adicional decimocuarta de la Ley de Marcas 17\/2001).<\/p>\n

Frente a quien utilice ese distintivo como nombre de dominio, junto a la posibilidad de acudir los Tribunales de Justicia (art. 34.3.e. Ley de Marcas), puede hacer uso de los procedimientos administrativos de verificaci\u00f3n y cancelaci\u00f3n ante Red.es<\/strong><\/a> si el nombre de dominio en cuesti\u00f3n incurre en alguna de las causas previstas a tal efecto.<\/p>\n

B)  Denominaci\u00f3n social anterior:<\/strong> Una entidad que tenga debidamente inscrita su denominaci\u00f3n social, podr\u00e1 oponerse en v\u00eda administrativa frente a toda pretensi\u00f3n por parte de un tercero de inscripci\u00f3n de su denominaci\u00f3n social como marca o como nombre comercial, si concurren los requisitos establecidos en el art. 9.1.d. de la Ley de Marcas e igualmente podr\u00e1 acudir a los Tribunales de Justicia, para solicitar la nulidad de dicha inscripci\u00f3n. Tambi\u00e9n podr\u00e1 hacer valer sus derechos frente a quien inscriba su denominaci\u00f3n social como nombre de dominio en los t\u00e9rminos descritos en el apartado A)<\/p>\n

C)  Nombre de dominio anterior:<\/strong> Quien tenga su nombre de dominio debidamente inscrito podr\u00e1 acudir ante los Tribunales de Justicia frente a quien inscriba ese nombre como marca, nombre comercial o denominaci\u00f3n social. (art. 51.1.b Ley de Marcas)<\/p>\n

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Paso 2.-<\/h2>\n

Otro problema adicional que se nos plantea, es pensar que el signo distintivo<\/strong> que se ha confeccionado para proteger el producto o servicio en el mercado, es \u00fanico y exclusivo<\/strong>, ya que se ha madurado durante un tiempo con mucha ilusi\u00f3n e incluso est\u00e1 compuesto con las iniciales de los nombres o apellidos del empresario y l\u00f3gicamente no creemos que a nadie se le haya podido ocurrir otro nombre igual o parecido y por lo tanto, no es necesario realizar una b\u00fasqueda previa.<\/p>\n

Os recuerdo que, como norma general, dos marcas pueden tener un nombre igual o similar, siempre y cuando no sean utilizados por empresas que se dediquen a las mismas o similares actividades mercantiles<\/strong> y en consecuencia, es fundamental que se realice una b\u00fasqueda previa y exhaustiva de las marcas anteriormente registradas, ya que \u00e9stas pueden ser un impedimento fundamental para la denegaci\u00f3n de la propia.<\/p>\n

E insisto en que la b\u00fasqueda debe ser exhaustiva<\/strong>, ya que inicialmente el cliente que suele venir al despacho, o no considera necesaria la b\u00fasqueda, o en el supuesto de que sea consciente de su importancia, est\u00e1 totalmente seguro de que su marca no se encuentra registrada, ya que ha realizado una b\u00fasqueda personal por internet en la OEPM, y asegura que no existe nada igual o similar, registrado.<\/p>\n

Es fundamental que las b\u00fasquedas previas las realicen los profesionales en Propiedad Industrial e Intelectual<\/strong> en varios par\u00e1metros con el objetivo de asegurarnos una b\u00fasqueda completa de la marca, ya sean denominativa o mixta, es decir, incluyendo no solo una denominativa por nombre, siglas o iniciales\u2026 sino gr\u00e1ficos, dibujos, s\u00edmbolos. Es decir, b\u00fasqueda por elementos figurativos.  Por otro laso, no hay olvidemos que, aunque su registro sea a nivel nacional, tambi\u00e9n habr\u00e1 que tener en cuenta que todas las marcas comunitarias y algunas internacionales, siempre que tengan protecci\u00f3n nacional, tienen efectos en Espa\u00f1a, y en consecuencia, como marcas anteriormente registradas, ser\u00e1n muy dif\u00edcil su registro en base al art\u00edculo 6 de la Ley de Marcas.<\/p>\n

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Paso 3.-<\/h2>\n

Un tema todav\u00eda no tratado es la posibilidad de que la marca que se intenta registrar sea similar a un nombre comercial o marca notoria o renombrada registrada, en cuyo caso y en base a la preferencia y especial protecci\u00f3n que por ley se le otorgan a este tipo de marcas, sea imposible su registro, en base al art\u00edculo 8.1 de la Ley de Marcas<\/strong>, que literalmente transcribo:<\/p>\n

\u00b7         Art 8.1. No podr\u00e1 registrarse como marca un signo que sea id\u00e9ntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores<\/strong> aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser \u00e9stos notorios o renombrados en Espa\u00f1a, el uso de esa marca pueda indicar una conexi\u00f3n entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del car\u00e1cter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.<\/p>\n

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Paso 4.-<\/h2>\n

Otra cuesti\u00f3n fundamental es la comprobaci\u00f3n de que el signo distintivo elegido por el cliente no incurre en ninguna de las prohibiciones absolutas<\/strong> que regulan el articulo 9 de la Ley de Marcas, ya que ser\u00e1n denegadas de oficio por la propia OEPM, sin necesidad de que existan oposiciones de terceros cuando consideren que la marca solicitada perjudica seriamente sus intereses o derechos, como ocurre en las prohibiciones relativas.<\/p>\n

Es imprescindible que el signo distintivo que se pretende registrar no incurra en ninguna de las prohibiciones absolutas<\/strong> amplias en su redacci\u00f3n que establece la ley, y que a t\u00edtulo de ejemplo enumerar\u00e9 unas cuantas como:<\/p>\n